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Por la Lcda. Carolene Fontanet Smith (Saldaña, Carvajal & Vélez-Rivé, PSC)

El estatuto federal conocido como el «Lanham Act» establece causas de acción para proteger a cualquier marca de ser infringida y a las marcas famosas de la disminución de su carácter distintivo.

Lee aquí la decisión del Supremo 

En un caso típico sobre infracción, la controversia es la probabilidad de que los consumidores se confundan y erróneamente piensen que los productos o servicios que las distintas marcas identifican tienen un mismo origen.

En un caso usual de disminución de carácter distintivo, la controversia es si una marca causa daño a la reputación de una marca famosa similar, independientemente de si hay probabilidad de confusión.

El 8 de junio de 2023, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó unánimemente que la Primera Enmienda no escuda a «Bad Spaniels», un juguete para perros que parodia la botella de whiskey Jack Daniel’ s, de reclamaciones de infracción de marca y disminución de carácter distintivo.

El juguete en cuestión, creado por VIP Products, tiene la forma de una botella de Jack Daniel’s y colores similares, pero sustituye la frase «Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey» por «The Old No. 2 on your Tennessee carpet».

Además, donde las botellas de Jack Daniel’s indican contener 40% de alcohol por volumen, el juguete asegura tener «43% poo by vol.»  y ser «100% smelly».

Por lo anterior, Jack Daniel’s alega que «Bad Spaniels» infringe sus múltiples marcas con relación a su botella, llevando a los consumidores a pensar que Jack Daniel’s es responsable por el juguete.

Sostiene, además, que «Bad Spaniels» disminuye el carácter distintivo de sus marcas al asociar su famoso whiskey con excremento de perro.

Al evaluar el reclamo de infracción de Jack Daniel’ s, el Noveno Circuito de la Corte del Circuito de Apelaciones determinó que estaba sujeto a la prueba Rogers, que se utiliza para proteger intereses de Primera Enmienda en el contexto de las marcas.

Bajo ese estándar, la protección del «Lanham Act» contra la infracción de marcas solo aplica a trabajos expresivos que comunican ideas si el reclamante demuestra que el uso en controversia:

1.  No tiene relevancia artística al trabajo subyacente
2. Es explícitamente engañoso en cuanto al origen o contenido del trabajo.

Así pues, el Noveno Circuito devolvió el caso a la corte inferior para que evaluara si Jack Daniel’ s cumplía uno de los requisitos de la prueba Rogers. La Corte de Distrito determinó que no y concedió sentencia sumaria a favor de VIP Products.

Posteriormente, el Noveno Circuito confirmó esa decisión.

En cambio, el Supremo determinó que la prueba Rogers no aplica a este caso, porque VIP Producs copió las características de la botella de Jack Daniel’s y las utilizó para identificar el origen de su juguete para perros.

Por ello, dictaminó que Jack Daniel’ s tiene derecho a un juicio en el cual se determine si es probable que los consumidores se confundan en cuanto al origen de «Bad Spaniels».

Al así decidir, el Supremo distinguió este pleito de la reclamación de Mattel por la canción «Barbie Girl», que incluía la línea «I’m a blond bimbo girl, in a fantasy world».

La Corte razonó que, en aquel caso, no se utilizaba «Barbie» para identificar el origen de la canción y era improbable que un consumidor creyera que Mattel produjo la pieza.

Finalmente, en cuanto a la disminución de carácter distintivo, el Supremo revocó al Noveno Circuito al determinar que «Bad Spaniels» no puede considerarse como uso «no comercial» solo porque parodia Jack Daniel’ s, ya que una parodia de una marca solo está exenta de responsabilidad bajo el Lanham Act si no se utiliza para designar origen – lo contrario a lo ocurrido en este caso.