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Por: Lcdo. Giancarlo Colberg Ferrer y Lcdo. Rafael Rodriguez-Muriel (Ferraiuoli LLC)

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (en adelante, el «USPTO» por sus siglas en inglés) ha flexibilizado ciertos requerimientos y fechas límites dado los obstáculos que han surgido a causa de la pandemia del Coronavirus en los Estados Unidos. El 16 de marzo de 2020, Andrei Iancu, Sub-Secretario de Comercio de Propiedad Intelectual y Director del USPTO, emitió una carta circular en la cual reconoció que los efectos del Coronavirus se consideran una "situación extraordinaria", según se dispone en 37 CFR 1.183 y 2.146 (dichas provisiones disponen de eventos extraordinarios en los cuales amerita la suspensión de las reglas referentes a procedimientos de marcarios y de patentes), para solicitantes y dueños de patentes y marcas (en adelante, la "Carta Circular"). Aunque las fechas límites provistas en las leyes y reglamentos aplicables siguen en efecto, el USPTO ha decidido eximir temporeramente a los solicitantes de marcas y patentes de la tarifa de revivir solicitudes abandonadas, en ciertos casos. Además, el USPTO ha eximido a los solicitantes del requerimiento de firma original en ciertas instancias en las cuales este es un requisito. Cabe resaltar, que quien desee acogerse a esta excepción deberá anejar la Carta Circular emitida por el USPTO, a esos efectos, y/o explicar que el incumplimiento de la radicación de una respuesta requerida por el USPTO se debe directa o indirectamente a la pandemia del Coronavirus (la Carta Circular especifica el requisito de radicación, según sea el caso).

La petición para revivir una solicitud de marca abandonada o cancelada, debido al incumplimiento con un requerimiento o comunicación por parte del USPTO se debe radicar: (1) en o antes de dos meses luego de la notificación de abandono o cancelación; o (2) en caso de no haber recibido la notificación de abandono o de cancelación, en o antes de seis meses luego de la fecha en la cual el archivo electrónico de marcas indique que la misma fue abandonada o el registro fue cancelado o expirado. Por otro lado, la petición para revivir una solicitud de una patente abandonada se debe radicar: (1) en o antes de dos meses luego de la notificación de abandono de la solicitud o la terminación de la misma bajo 37 CFR 1.550(d) o 37 CFR 1.957(b) o limitada bajo 37 CFR 1.957(c); o (2) en caso de no haber recibido una notificación de abandono o de la terminación de una examinación, según antes desglosado, en o antes de seis meses luego de la fecha en la que la solicitud se abandonó o culminó la reexaminación.

La Carta Circular, además, indica que los siguientes periodos, en procedimientos administrativos de patentes no se podrán posponer por medio de la petición antes indicada: (1) el periodo para radicar una solicitud de patente no provisional que reclame el beneficio de una solicitud extranjera presentada previamente; (2) el periodo para presentar una solicitud no provisional de patente que reclame el beneficio de una solicitud provisional de patente presentada previamente, ya que la misma debe ser presentada dentro del término establecido en la ley para obtener el beneficio de la fecha de presentación de la solicitud provisional; (3) el requisito de codependencia establecido en 35 USC § 120 entre una solicitud de patente matriz y una solicitud hija presentada posteriormente, el cual requiere que la solicitud hija sea radicada antes de la emisión de la patente matriz; (4) el periodo de tres meses para pagar las tarifas desglosadas en 35 U.S.C. § 151; y (5) el periodo de dos meses desde la fecha del diligenciamiento del emplazamiento en un proceso de reexaminación ex parte para solicitar una respuesta a una declaración emitida por el titular de la patente. Los siguientes períodos estatutarios relacionados con marcas no se podrán extender y no se eximirá de sus tarifas: (1) el período de treinta y seis meses dentro del cual se debe presentar una declaración de uso, bajo 15 U.S.C. § 1051(d); (2) los períodos establecidos en 15 U.S.C. §§ 1058, 1141(k) para la radicación de declaraciones juradas de uso continuo o falta uso excusable; (3) el plazo para la presentación de una renovación bajo 15 U.S.C. § 1059; y (4) los plazos establecidos, bajo 15 U.S.C. §§ 1063 and 1064, para la presentación de un procedimiento de oposición o cancelación en la Junta de Juicio y Apelación de Marcas (TTAB por sus siglas en inglés).

En adición, conforme al Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act), el USPTO ha extendido los términos de presentación para ciertos documentos relacionados con los procesos de tramitación de solicitudes de marcas y de patentes que estaban por vencer el 27 de marzo de 2020. Conforme a lo anterior, para aquellas personas afectadas directa o indirectamente por el COVID-19, el USPTO ha extendido hasta el 30 de abril de 2020 el término de presentación de los siguientes documentos en casos de marcas: i) respuesta a una acción administrativa (Office Action); ii) declaración de uso o solicitud de extensión para presentar una declaración de uso; iii) notificación de oposición o solicitud de extensión para presentar la misma; iv) base de prioridad bajo 15 USC 1126(d) y 37 CFR 2.34(a)(4)(i); v) base de prioridad bajo 15 USC 1141(g) y 37 CFR 7.27(c); vi) transformación de una extensión de protección a los EE.UU. a una solicitud de marcas de EE.UU; vii) affidavit de uso o no-uso excusable bajo 15 USC 1058(a) y 37 CFR 2.160(a); viii) renovación de solicitud; y ix) affidavit de uso o no-uso excusable bajo 15 USC 1141(k)(a) y 37 CFR 7.36(b).

Igualmente, para aquellas personas afectadas directa o indirectamente por el COVID-19, el USPTO ha extendido hasta el 30 de abril de 2020 el término de presentación de los siguientes documentos en casos de patentes: i) réplica a cualquier notificación emitida durante el proceso de pre-examinación de la solicitud, siempre y cuando se trate de una entidad micro o pequeña; ii) réplica a cualquier notificación emitida durante el proceso de examinación de la solicitud o publicación de la solicitud; iii) tarifa de emisión de patente; iv) notificación de apelación; v) alegato de apelación; vi) réplica al alegato del examinador durante apelación; vii) tarifa para enviar alegato de apelación a la Junta Apelativa del USPTO («la Junta Apelativa»); viii) solicitud de vista oral ante la Junta Apelativa; ix) réplica a respuesta sustituta del examinador; x) enmienda para reabrir el trámite de solicitud de patente bajo 37 CFR 41.50(b); xi) pago de cuota de mantenimiento para una entidad micro o pequeña; y xii) solicitud de vista de reconsideración ante la Junta Apelativa bajo 37 CFR 41.52. Además, se han extendido hasta el 30 de abril de 2020, para aquellas personas afectadas directa o indirectamente por el COVID-19, el término para presentar: i) solicitud de vista de reconsideración ante la Junta Apelativa bajo 37 CFR 41.125(c), 41.127(d) y 42.71(d); ii) petición al Juez Presidente de la Junta Apelativa; y iii) respuesta preliminar en un procedimiento bajo 37 CFR 42.107 o 42.207.

Cabe resaltar que tanto el USPTO como otras agencias y departamentos estatales y federales se encuentran monitoreando y tomando las medidas necesarias para prevenir el contagio del Coronavirus. Las medidas reseñadas podrían extenderse y/o modificarse en los próximos días y/o semanas según el USPTO lo entienda necesario.

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