Por Sheila Marie Cruz-Rodríguez (Ferraiuoli LLC)

El norte del derecho de marcas es proteger al consumidor, por esto existe una infracción al Artículo 26 de la Ley de Marcas, 10 L.P.R.A. § 223w, cuando hay una probabilidad de confusión que ocasiona que un consumidor adquiera un producto bajo la impresión errada de que adquiere otro producto, manufacturado por el dueño de un derecho marcario distinto, que a su vez tiene prioridad de uso. Ahora bien, no es cualquier tipo de confusión, así que al determinar si existe la probabilidad de confusión en el consumidor, se evalúa si un comprador prudente y razonable puede comprar un producto bajo la creencia de que está comprando otro producto. Véase, Posadas de P.R. v. Sands Hotel, 131 D.P.R. 21, 43 (1992).

El Artículo 26 de la Ley de Marcas hace además referencia a la probabilidad de confusión o engaño en cuanto al origen de los bienes, endoso o asociación, sin embargo, esto se refiere a estrictamente a la confusión en cuanto al manufacturero del producto. Así se intenta evitar que un consumidor por equivocación compre un producto pensando que este ha sido manufacturado por una compañía distinta a la que pensó estaba identificada en el etiquetado cuando este no sea el caso. Esto además ha quedado claramente establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos la cual resulta altamente persuasiva en la medida que la Ley de Marcas atesta en su exposición de motivos que integra elementos del Lanham Act, U.S. Trademark Act, 15 USC 1051 et. seq. ("Lanham Act"). 

Ante una causa de acción bajo la sección 43(a) del Lanham Act el Tribunal Supremo de Estado Unidos en Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23, 24 (2003), indicó sin lugar a dudas que una causa de acción sobre falsa designación de origen se refiere a engaño o confusión en cuanto a quien produce el bien o producto tangible que se vende en el mercado.

Because Dastar was the "origin" of the physical products it sold as its own, respondents cannot prevail on their Lanham Act claim. As dictionary definitions affirm, the most natural understanding of the "origin" of "goods"—the source of wares—is the producer of the tangible product sold in the marketplace, here Dastar’s Campaigns videotape. 

De lo anterior se deriva que no cabe hablar de violación al derecho de marcas cuando se vende bajo determinada marca un producto auténtico tanto en contenido como en empaque. De un examen tanto de la jurisprudencia como de la propia Ley de Marcas, resulta claro que una causa de acción por una infracción marcaria requiere como mínimo (i) dos productos materialmente distintos que son similares entre sí y (ii) probabilidad de confusión en el consumidor con respecto al producto en sí o el manufacturero del mismo. El interés tutelado por el derecho marcario es proteger al consumidor y otorgarle a éste certeza con respecto al producto que ha adquirido. Es dentro de este marco jurídico que el ordenamiento reconoce una causa de acción, ya que el reconocimiento de una marca determinada crea en un consumidor ciertas expectativas sobre la calidad de un producto al asociar la marca con un manufacturero en específico.