Por la Lcda. Claudia B. Alonso Ramos (Ferraiuoli LLC)

Muchas veces compramos un producto (ya sea una cartera, reloj, traje, zapato, mueble o computadora) que tiempo después no lo necesitamos –o ya le dimos el uso por el cual la compramos– y lo ponemos a la venta para salir de este. Antes de venderlo, nos aseguramos de que el producto esté en las mejores condiciones: lo limpiamos y le sacamos las manchas que tengan, lo pulimos y le ponemos batería nueva (en caso de relojes), le ponemos los botones que le hagan falta (en caso de que el producto sea de vestir), entre otros. En otras palabras, lo restauramos para que esté en las mejores condiciones de venta.

Una vez listo para la venta, lo vendemos. Esta venta del producto, como regla general, no constituye una violación a los derechos marcarios del dueño de la marca del producto que acabamos de vender. En virtud de lo que se ha denominado la doctrina de la «primera venta» (first sale doctrine) o del «agotamiento» (exhaustion doctrine), las protecciones de marca que provee la ley federal Lanham se agotan tras la primera venta autorizada del titular de la marca. Por lo tanto, aunque una venta posterior se realice sin el consentimiento del titular de la marca, la reventa de un producto auténtico no violenta la Ley Lanham. Ahora bien, esta doctrina no es válida cuando una persona vende un producto de una marca que es materialmente diferente a los que el titular de la marca vende. En otras palabras, si una persona restaura o modifica una cartera Marca X de tal forma que la hace materialmente diferente a otras carteras Marca X del mismo modelo, entonces habrá una violación a los derechos marcarios del dueño de la Marca X.

Para ilustrar lo anterior, veamos el caso de Rolex Watch USA, Inc. v. BeckerTime, L.L.C., __ F.4th __ (5th. Cir. 2024), No. 22-10866. Allí, el Quinto Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos resolvió que BeckerTime L.L.C. («BeckerTime»), un negocio dedicado a la reventa de relojes de segunda mano (preowned), violentó los derechos marcarios de una de las relojerías más conocidas del mundo, Rolex. BeckerTime, al menos desde el 2010, restauraba y modificaba los relojes marca Rolex añadiéndoles diamantes, biseles y correas no autorizadas por Rolex y los vendía como relojes auténticos, «Genuine Rolex». Rolex demandó a BeckerTime por violación marcaria y venta de productos falsos (counterfeit) al anunciar y vender relojes alterados sin revelar el alcance de las modificaciones introducidas en los relojes, creando así confusión en las y los consumidores. Entre algunas de las modificaciones que BeckerTime realizó a los relojes marca Rolex se encuentran:

El Tribunal de Distrito encontró que BeckerTime violentó el derecho marcario de Rolex. («The goods sold by BeckerTime are materially different than the original Rolex watches. BeckerTime does more than stock display and resell Rolex watches»). BeckerTime argumentó que el tribunal de distrito aplicó erróneamente el análisis tradicional de la probabilidad de confusión sin tener en cuenta la decisión del Tribunal Supremo en el caso Champion Spark Plug v. Sanders, 331 U.S. 125 (1947). En Champion, el Tribunal Supremo sostuvo que un demandado en un caso de violación marcaria no estaba obligado a eliminar la etiqueta o nombre las marcas de los productos reparados o restaurados siempre que se trate más que de una restauración del estado original del producto, y no de un nuevo diseño. En caso de que solamente se haya restaurado mínimamente el producto, basta con una divulgación de «usado» o «restaurado» para que no se violente el derecho marcario de otro. No obstante, cuando se trata de modificaciones que convierten de un producto en un diseño diferente al original, no cabe hablar de la defensa de «primera venta» ni basta con divulgar que el producto es «usado» o «restaurado», puesto que se está cometiendo una violación marcaria.

A diferencia del demandado en el caso de Champion, BeckerTime fue más allá de la restauración. Este modificó los relojes Rolex mediante la incorporación de diamantes, biseles y brazaletes o correas. En consecuencia, los relojes que BeckerTime vendía eran materialmente distintos de los ofrecidos por Rolex para esos mismos modelos. Así, tanto el tribunal de distrito como el Quinto Circuito razonaron que las alteraciones de BeckerTime equivalían a una personalización y no a una mera restauración, como sucedía en Champion. El Quinto Circuito confirmó la decisión del tribunal de distrito y concluyó que los relojes personalizados de BeckerTime creaban un riesgo de confusión entre las y los consumidores y, por tanto, violentaban los derechos a la marca Rolex.

Moraleja: si usted se dedica al negocio de reventa de productos, la modificación o «restauración» extensiva podría dar lugar a una violación a los derechos marcarios del dueño de la marca, especialmente si las y los consumidores han de creer que el producto modificado es auténtico. Tome en cuenta que, si en el proceso de reacondicionamiento o reparación se modifica sustancialmente el producto, no aplica la doctrina de la primera venta y usted podría estar sujeto a una reclamación por violación a derechos marcarios.