Por la Lcda. Sheila Marie Cruz-Rodríguez (Ferraiuoli LLC)

El licenciamiento de marcas permite a las empresas expandir su alcance y aumentar la visibilidad de sus productos y/o servicios. Sin embargo, este proceso no es tan sencillo como parece; implica términos específicos que deben ser cuidadosamente considerados por las partes. A continuación, exploraremos algunos términos esenciales que conforman las licencias de marcas.

Tipos de Licencias – Exclusivas, Únicas y No Exclusivas

Las licencias de marcas pueden adoptar diversas formas, ya sea exclusiva, única o no exclusiva. La exclusividad confiere derechos únicos al licenciatario, mientras que una licencia única permite el uso de la marca en circunstancias específicas. Por otro lado, las licencias no exclusivas otorgan derechos compartidos. 

Aunque no es requisito, se recomienda que las licencias de marca se otorguen por escrito, no solo para evitar conflictos sobre los términos, sino también para acceder a algunos beneficios. Por esto, es fundamental comprender las regulaciones locales. Por ejemplo, en Puerto Rico un licenciatario podrá reclamar ante el foro judicial por violación a los derechos marcarios del titular solo si dicha potestad le ha sido otorgada por escrito.

Elementos Esenciales del Acuerdo de Licencia

Un acuerdo de licencia debe abordar los siguientes elementos clave: 

•  Descripción de la marca.
•  Establecer si la licencia es exclusiva, y delinear cualquier restricción de uso, territorio y/o
  alcance que tenga la licencia.
•  Establece límites sobre la cesión, sub-licenciamiento o transferencia de derechos
  conferidos.
• Establece la duración del acuerdo y los eventos de terminación.
• Establece la propiedad y el control sobre cualquier propiedad intelectual derivada del uso
  de la marca.
• Define estándares de calidad asociados a la marca y condiciones para mantener la
  integridad de la marca.
• Especifica las tarifas de licencia, regalías y los métodos de pago.
• Establece responsabilidades y remedios disponibles en caso de infracción.

Pago de Licencia

Las estrategias de pago en las licencias pueden estructurarse de diversas formas:

1. Tarifas Fijas: Pagos programados durante la duración de la licencia, en lugar de regalías
   basadas en las ventas. Bajo un acuerdo de tarifas fijas, debe asegurarse de que el acuerdo
   establezca los pagos y las fechas correspondientes.
2. Pago por Adelantado: Las partes pueden incluir un pago por adelantado, que puede ser completamente independiente y adicional a los pagos de regalías. En la alternativa, el pago por adelantado también puede ser un anticipo contra regalías futuras. 
3. Regalías Devengadas: El pago también puede realizarse a través de regalías continuas que el licenciatario paga al licenciante, calculadas sobre una base de regalías acordada. Las partes también pueden acordar una tasa de regalía variable o escalonada durante el término de la licencia. Ahora bien, es menester reseñar que las partes deben anticipar el cálculo de regalías para cualquier venta que no se realice a precios de mercado.
4. Regalías Mínimas: Los acuerdos de licencia de marca con regalías, especialmente en el caso de una licencia exclusiva, a menudo establecen el nivel mínimo de pagos que el licenciatario debe realizar. Esto garantiza al licenciante un retorno mínimo por la concesión de la marca, compensando cualquier bajo rendimiento por parte del licenciatario en la venta de productos o servicios bajo la licencia. Los acuerdos comunes de regalía mínima podrían incluir: (i) una cantidad específica a pagar por trimestre y (ii) un aumento automático en la regalía mínima. Además, el acuerdo de licencia debe abordar qué sucede si la regalía mínima no se cumple.

En resumen, una licencia de marca exitosa requiere un acuerdo cuidadosamente elaborado ya que cada elemento contribuye al éxito de la relación entre el licenciante y el licenciatario. Con un enfoque meticuloso de los aspectos discutidos, las licencias de marcas pueden convertirse en una herramienta poderosa para la expansión empresarial.

1. El presente listado, no es una lista taxativa de los términos que debe abordar el acuerdo de licencia.
2. Igualmente, el acuerdo de licencia puede establecer una tarifa fija cuya totalidad se cubre en un solo pago.
3. En este último caso, se debe redactar una disposición que refleje cómo el licenciante compensa el anticipo contra las regalías adeudadas.
4. Este aumento puede ser por una cantidad fija, un porcentaje o por el aumento en un índice estándar de ventas al por menor para un período especificado.