Por la Lcda. Sheila Marie Cruz-Rodríguez (Ferraiuoli LLC)

Según lo establece el "first sale doctrine", cualquier derecho que pueda tener un manufacturero para limitar la distribución de cualquier producto auténtico que incluya su marca a través de "distribuidores autorizados" no se extiende más allá de la primera venta.

[E]l derecho de un manufacturero a controlar la distribución de su producto de marca no se extiende más allá de la primera venta del producto. La reventa por parte del primer comprador del artículo original con la marca del manufacturero no constituye una infracción de la marca ni una competencia desleal.

Sebastian Intern., 53 F. 3d a la pág. 1074. (Traducción nuestra).

Lo que es más, el first sale doctrine, cobija la reventa de un producto auténtico aún en el evento de que algún consumidor pudiera erróneamente desarrollar la creencia de que existe afiliación o autorización del manufacturero para realizar dicha reventa.

La doctrina de la "primera venta" no se hace inaplicable simplemente porque los consumidores crean erróneamente que el revendedor está afiliado o autorizado por el manufacturero. La esencia de la doctrina de la "primera venta" es que un comprador que se limita a adquirir, exponer y revender el producto de un manufacturero bajo la marca de este no viola ningún derecho conferido al manufacturero por la Ley Lanham. Cuando un comprador revende un artículo de marca bajo la marca del manufacturero, y nada más, no existe una infracción procesable en virtud de la ley.

Id., a la pág. 1076.

Igualmente, en relación a la reventa de productos auténticos un revendedor podrá utilizar una marca, sin autorización del dueño de la misma, para alertar al consumidor sobre la disponibilidad del producto, uso cobijado por lo que se conoce como la defensa de "nominative fair use". Dicha defensa surge de cara a la necesidad de propiciar una comunicación veraz a los compradores sobre la mercancía disponible para la venta. Con respecto a esto, el Noveno Circuito, al evaluar la defensa nominative fair use expresó que el vendedor de un producto, en ese caso vehículos marca Lexus, debe dejarle saber a los consumidores que estos tienen disponibles dichos vehículos lo cual "es casi imposible de hacer sin mencionar a Lexus". Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F. 3d 1171, 1180–81 (9no Cir. 2010) (Traducción nuestra).

En Toyota Motor Sales, el demandante buscaba impedir el uso de la marca Lexus en el nombre de dominio de los vendedores alegando que esto causaba confusión con respecto a endoso o asociación, lo cual constituía competencia injusta. Al considerar los reclamos de Toyota, el Tribunal levantó bandera ante las implicaciones que la posición de Toyota tenía sobre el derecho constitucional a la libertad de expresión y la libre competencia expresando lo siguiente.

Lo que sería injusto es la prohibición total del uso nominativo en los nombres de dominio. Sería injusto para los comerciantes que pretenden comunicar la naturaleza del servicio o del producto ofrecido en sus sitios. Y sería injusto para los consumidores, que se verían privados de un medio cada vez más importante para recibir dicha información. Como se ha señalado, esto tendría graves implicaciones para la Primera Enmienda. Los únicos ganadores serían empresas como Toyota, que adquirirían un mayor control sobre los mercados de bienes y servicios relacionados con sus marcas registradas, en detrimento de la competencia y los consumidores. La doctrina del uso justo nominativo está diseñada para evitar este tipo de abuso de los derechos que otorga la Ley Lanham.

Id. a la pág. 1180 (Traducción nuestra)