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Por la Lcda. Claudia B. Alonso Ramos (Ferraiuoli LLC)

El principio de territorialidad es uno de los axiomas más importantes del derecho marcario en los Estados Unidos y Puerto Rico. Este supone que, como regla general, se reconozca la existencia de una marca de manera separada e independiente en cada país o jurisdicción. Así, el derecho de una/un propietario sobre su marca en cada jurisdicción es separado e independiente al que pueda tener en otra jurisdicción. Por ello es posible que una marca identifique dos fuentes distintas en dos países diferentes y con diferentes propietarios. Esta es la razón, entre otras consideraciones, por la cual puede existir la tienda por departamento Target en los Estados Unidos y el servicio de renta de vehículos bajo el nombre Target en Puerto Rico (la misma marca, en dos jurisdicciones y con propietarios diferentes).

Ahora bien, la Convención General Interamericana para la Protección de las Marcas y del Comercio de Washington DC («Convención Interamericana»), firmada el 20 de febrero de 1929, es una excepción a principio de territorialidad. Sus países signatarios son: Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y los Estados Unidos.

Los artículos 7 y 8 de la Convención Interamericana son únicos, tanto en el derecho de marcas estadounidense como en el internacional. Son herramientas poderosas para las/los propietarios de marcas y litigantes en el derecho marcario puesto que se aparta de la idea de que las marcas son independientes por jurisdicción.

Por un lado, el artículo 7 le concede al titular de una marca en un Estado signatario el derecho preferente a utilizar dicha marca, o la prioridad para registrarla, en otro Estado signatario. Asimismo, le concede al titular de una marca en un Estado signatario la legitimación para oponerse al uso o registro de una marca que sea confusamente similar a una establecida en otro Estado signatario, siempre que demuestre que la persona que desea utilizar o registrar la marca tenía conocimiento de la existencia de la marca y de su uso continuo.

En los Estados Unidos, la/el titular de una marca extranjera puede entablar exitosamente una acción para defender su marca extranjera bajo el artículo 7 de la Convención Interamericana si demuestra los elementos siguientes: (1) que es la/el titular de una marca protegida en uno de los Estados miembros; (2) que hay una persona/entidad que intenta utilizar o registrar la marca extranjera en los Estados Unidos, y (3) que esa persona/entidad tenía conocimiento de la existencia y el uso continuo de la marca extranjera en un Estado miembro en relación con productos de la misma clase, antes de su uso de la marca en Estados Unidos. Por ejemplo, en Díaz v. Servicios de Franquicia Pardo’s S.A.C., 83 USPQ2d 1320 (TTAB 2007), Servicios de Franquicia Pardo’s S.A.C. («Servicios de Franquicia»), una entidad peruana, solicitó el registro de la marca «Pardo’s Chicken» en los Estados Unidos para los servicios de restaurantes amparándose en su registro de Perú de 1998. El Sr. Mario Díaz se opuso a la solicitud de registro de Pardo’s Chicken de Servicios de Franquicia bajo el argumento que tenía prioridad de uso. Alegó que él utiliza la marca «Pardo’s Chicken» para los mismos servicios desde el 2002 en los Estados Unidos. Una vez establecida la controversia, Servicios de Franquicia presentó una moción de sentencia sumaria amparándose en el artículo 7 de la Convención Interamericana y alegó que tenía derecho a utilizar la marca «Pardo’s Chicken» para restaurantes por encima de cualquier derecho que pudiera tener el señor Díaz. La Trademark Trial and Appeal Board («TTAB») le concedió la razón a Servicios de Franquicia. Determinó que Servicios de Franquicia era el titular de la marca Pardo’s Chicken en Perú desde el 1998, entiéndase, previo al uso de la marca por parte del señor Díaz en los Estados Unidos. Además, concluyó que el señor Díaz tenía conocimiento del uso de la marca Pardo’s Chicken de Servicios de Franquicia en Perú ya que el señor Díaz era un ciudadano peruano, vivió en Perú antes de trasladarse a Estados Unidos, y vivió cerca de uno de los restaurantes de Servicios de Franquicia en Perú. Por lo tanto, Servicios de Franquicia podía descansar en su marca peruana para derrotar al usuario estadounidense, aunque no hubiera usado la marca en los Estados Unidos.

De otra parte, el artículo 8 provee para que la/el titular de un derecho marcario en uno de los Estados signatarios pueda cancelar un registro de marca en cualquiera de los Estados signatarios, aunque no haya utilizado la marca ni solicitado su registro en la jurisdicción donde solicita la cancelación, si demuestra que: (a) obtuvo protección marcaria en cualquiera de los Estados signatarios con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca que intenta cancelar, y que (b) el registrante local conocía de la existencia de la marca. Para hacer uso del artículo 8, no es necesario que la marca extranjera sea notoria o famosa, basta con demostrar que el registrante conocía de la marca extranjera. La marca extranjera sólo tiene que estar protegida por la legislación sobre marcas de esa jurisdicción, ya sea por el derecho consuetudinario (common law) o por el registro.

Por ejemplo, en Empresa Cubana Del Tabaco d.b.a. Cubatabaco v. General Cigar Co., Inc., No. Cancellation 9202585, 2022 WL 17844056, (Dec. 20, 2022) la Empresa Cubana del Tabaco h/n/c Cubatabaco («Cubatabaco»), empresa cubana dedicada a la producción y venta de cigarros cubanos, intentó solicitar el registro de la marca COHIBA en la Oficina de Marcas de los Estados Unidos («USPTO» por sus siglas en inglés). La USPTO rechazó la solicitud de Cubatabaco debido a que ya existían dos registros de la marca COHIBA para productos de cigarros a favor de General Cigar Co., Inc. («General Cigar»). Cubatabaco solicitó la cancelación de los registros marcarios de General Cigar bajo el artículo 8 de la Convención Interamericana.

La TTAB concedió la cancelación. Fundamentó su determinación en que:

General Cigar presentó sus solicitudes de registro de marcas en una fecha posterior (1978 (para la primera marca) y en 1992 (para la secunda marca)) a la fecha que Cubatabaco utilizó y registró COHIBA en Cuba (1972), y

General Cigar tenía conocimiento de la existencia de la marca COHIBA de Cubatabaco previo a utilizar y solicitar el registro de su marca COHIBA en la USPTO. La TTAB entendió que se cumplió con el requisito de conocimiento porque existían dos memorandos internos de General Cigar del año 1977 que mencionaban la marca de cigarros cubanos. Entre las referencias a la marca cubana COHIBA en los memorandos internos de General Cigar estaban «brand in Cuba», «presently used in Cuba» y «Castro’s brand cigar.» La TTAB indicó que incluso sin estos memorandos, era probable que existiera un conocimiento constructivo basado en un artículo de la revista Forbes de 1977 sobre la marca cubana COHIBA. Además, la TTAB puntualizó que el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, regaló cigarros COHIBA a lo largo de la década de 1970 a personas estadounidenses y que los organismos gubernamentales cubanos obsequiaron puros COHIBA a personas estadounidenses, por lo cual existía presencia de los cigarros de Cubatabaco en la década de los 1970s en los Estados Unidos. Por consiguiente, la TTAB concluyó que General Cigar sabía de la existencia de la marca COHIBA de Cubatabaco previo a utilizar y solicitar el registro de su marca COHIBA en los Estados Unidos.

Bajo este análisis, la TTAB determinó que Cubatabaco cumplió con los requisitos del artículo 8 de la Convención Interamericana y canceló los registros de General Cigar, sin necesidad de demostrar mala fe de General Cigar ni uso previo y/o continuo en los Estados Unidos de Cubatabaco.

Los artículos 7 y 8 de la Convención Interamericana son una herramienta poderosa para proteger los derechos marcarios de quienes no usan la marca en los Estados Unidos, o en cualquier otro país signatario, pero que su marca e imagen comercial es valiosa en cualquiera de los Estados signatarios. Por lo que, si usas una marca en uno de los Estados signatarios y te das cuenta de que otra persona/entidad se aprovecha de la reputación y valor que tu marca ha generado, podrías oponerte al uso de la marca por parte de esa persona/entidad o a solicitar la cancelación del registro (si ya estuviese registrada la marca) en cualquiera de los Estados signatarios, aunque no uses la marca en ese Estado signatario.

Cabe destacar que, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sostenido que la Convención Interamericana es self-executing, por lo que no necesita de una legislación federal para que sea efectiva. Inclusive, el Supremo federal ha expresado que la Convención Interamericana también aplica a Puerto Rico («The treaty bound Puerto Rico and could not be overriden by the Puerto Rican legislature»). Bacardi Corp. of Am. v. Domenech, 311 U.S. 150, 161, 47 USPQ 350, 355 (1940). Nuestros tribunales locales no se han expresado sobre la Convención Interamericana en cuanto a los derechos marcarios locales, pero es, sin duda, una herramienta poderosa si se lograse su aplicación.

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